Аналітика

Принцип вичерпання прав на знак для товарів та послуг в українському законодавстві сформульований у п. 6 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” наступним чином: “Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: …використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою…“.

Тобто після того, як товар із нанесеним на ньому знаком для товарів та послуг був введений в цивільний оборот, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг втрачає право забороняти використання свого знаку по відношенню до такого товару. При цьому відповідно до п. 4 ст. 16 вищезгаданого Закону, використанням знака визнається, серед іншого, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Тобто власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака для товарів та послуг.

На жаль, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не містить прямої вказівки про те, де саме товари повинні бути введені в цивільний обіг для цілей застосування принципу вичерпання прав: на території України або на території іншої держави. Для порівняння більш вдалим є формулювання Закону України “Про авторське право та суміжні права”, в частині 7 статті 15 якого зазначено: “Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди…“.

Відповідно, виникає питання, на якому етапі права власника свідоцтва є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в обіг на території України.

Як відомо, в світовій практиці існує три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний. У відповідності до міжнародного підходу, право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно де такі товари були введені в торговельний обіг. Регіональний підхід передбачає, що право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території такого регіону. Регіональний принцип діє на території ЄС. Згідно з національним принципом вичерпання прав, навіть якщо товари вже були введені в обіг на території іншої держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватись лише за згодою власника торговельної марки або вповноваженої ним особи.

Оскільки в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» імпорт та експорт товарів, на яких нанесено знак для товарів та послуг, визначені окремими способами використання знака для товарів та послуг, які потребують згоди власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, є все ж таки підстави говорити про те, що в Україні діє національний принцип вичерпання прав. Разом з цим, наразі відсутня усталена практика, яка б однозначно свідчила про застосування в Україні національного принципу вичерпання прав.

Цікавим є також приклад Росії, де ще у 2002 році був чітко закріплений національний принцип вичерпання прав, а саме передбачено, що товари мають бути введені в цивільний обіг на території Російської Федерації. Водночас судова практика з приводу застосування принципу вичерпання прав у Російській Федерації є досить неоднозначною. Наприклад, у постанові Дев’ятого арбітражного апеляційного суду № 09 АП-14602/2009-ГК від 28 вересня 2009 року зазначено (мовою оригіналу):

“Истец полагает, что единственным установленным законом ограничением исключительного права на товарный знак является принцип исчерпания, закрепленный в ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, а поскольку Компания Каяба Коrё Кабусики Кайся (KAYABA КOGYO КABUSHIKI КAISHA) никогда не разрешала ввозить на территорию России товары, маркированные вышеназванными товарными знаками, ни размещать данные товары в сети Интернет, указанные выше действия ответчика свидетельствуют о нарушении исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Однако, как установлено материалами дела и не оспаривается истцом, ответчиком осуществлен ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот на территории другого государства на законных основаниях, с согласия правообладателя, что свидетельствует об исчерпании исключительного права истца на товарные знаки.

Таким образом, ввоз оригинальных товаров, произведенных, маркированных охраняемым в Российской Федерации товарным знаком и введенных в гражданский оборот самим правообладателем (или с его согласия), законно и возмездно приобретенных ответчиком на вторичном рынке вне территории Российской Федерации, а также – предложение данных товаров ответчиком к продаже на Интернет-сайте, не является нарушением исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки“.

Російській Федерації існує й практика застосування розглядуваного принципу на користь офіційних дилерів та імпортерів іноземних товарів. Так, наприклад, у лютому цього року Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації відмовив у передачі справи до Президіуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації для перегляду в порядку нагляду рішень у справі за позовом АТ “САНПЕЛЛЕГРІНО С.П.А.” до ТОВ “ЕлітВода РУ”. У цій справі позов АТ “САНПЕЛЛЕГРІНО С.П.А.” було задоволено, а дії ТОВ “ЕлітВода РУ” по ввезенню на територію Російської Федерації товарів, маркованих товарними знаками позивача S.PELLEGRINO, визнані неправомірними. Суд заборонив відповідачу вчиняти будь-які дії по введенню в цивільний обіг на території Російської Федерації ввезених товарів без згоди правовласника, зобов’язав вилучити та знищити такі товари.

Окрім невизначеності із територією, на якій товари мають бути введені у цивільний обіг, Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не містить визначення поняття “введення в цивільний оборот”. Закон не визначає, які саме дії повинні бути здійснені по відношенню до товарів, для того, щоб такі товарі вважались введеними в цивільний оборот для цілей принципу вичерпання прав. Якщо говорити про товари, вироблені на території іншої держави, чи достатньо того щоб такі товари були імпортовані на територію України? Або повинен відбутись перехід права власності на території України? Або повинні виконуватись якісь інші критерії?

Наразі чіткі відповіді на ці питання в українській практиці відсутні. Вбачається, що при вирішенні цих питань, в якості прикладу, доцільно було б керуватись європейською практикою.

Зокрема, принцип вичерпання прав на знак для товарів та послуг наразі закріплений у Директиві ЄС 2008/95/EC від 22 жовтня 2008 року, яка інкорпорувала положення попередньої Директиви ЄС 89/104/EEC від 21 грудня 1988 року зі змінами. Цей принцип передбачає, що власник торговельної марки не має право забороняти її використання по відношенню до товарів, які були випущені в продаж (put on the market) в Співтоваристві під цією торговельною маркою власником торговельної марки або за його згодою. У зазначених Директивах, як і в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», не визначений перелік дій, в результаті здійснення яких товар вважається випущеним в продаж. Водночас в ЄС наявна судова практика з питань вичерпання прав власника торговельної марки.

Зокрема, у 2004 році Європейський Суд Справедливості у попередньому рішенні від 30 листопада 2004 року у справі “Пік Холдінг АБ” проти “Аксолін-Елінор” постановив, що товари не можуть вважатись випущеними у продаж на території Європейського економічного простору у випадку, якщо власник торговельної марки імпортував їх на територію Європейського економічного простору з метою продажу цих товарів на території простору, а також у випадку якщо він запропонував їх до продажу споживачам на території Європейського економічного простору у власних магазинах або в магазинах пов’язаної компанії без здійснення їх фактичного продажу.

У цьому рішенні суд зазначив, що продаж, в результаті якого власник використав економічну вигоду від торговельної марки, вичерпує виключні права, які надаються Директивою, зокрема, право забороняти особі, що придбає, здійснювати перепродаж товарів. У розглядуваному рішенні Суд також дійшов висновку про те, що навіть якщо в договорі купівлі-продажу між власником торговельної марки та оператором, який діє на території Європейського економічного простору, встановлена заборона здійснювати перепродаж на цій території, перепродаж товарів не порушує прав власника знака для товарів та послуг в аспекті вичерпання прав.

Саме в такому напрямку доцільно було б формувати практику застосування принципу вичерпання прав в Україні: за точку відліку має прийматись продаж, в результаті якого власник використав економічну вигоду від торговельної марки. Однак питання, яким чином буде застосовуватись цей принцип в Україні, залишається відкритим.

Водночас вже зараз є дуже поширеною практика, коли компанія-нерезидент, яка є власником свідоцтва на знак для товарів та послуг, зареєстрований для території України, в рамках ліцензійного або дистриб’юторського договору надає ліцензіату або дистриб’ютору, який є резидентом України, право використовувати такий знак для товарів та послуг щодо товарів, імпортованих на територію України. У таких випадках ліцензіат або дистриб’ютор не виробляє товари, не наносить на них знак для товарів та послуг, а придбаває їх у власника свідоцтва (або компанії-виробника) із вже нанесеним знаком для товарів та послуг. Трапляються випадки, коли до моменту переходу права власності на товари до українського ліцензіата або дистриб’ютора можуть змінитися навіть кілька власників цих товарів.

Відповідно до умов ліцензійного або дистриб’юторського договору, власник свідоцтва отримує від ліцензіата або дистриб’ютора ліцензійні платежі, як правило, виходячи із обсягів продажу таким ліцензіатом або дистриб’ютором товарів на території України. При цьому ліцензіат або дистриб’ютор відносить відповідні витрати до складу витрат у податковому обліку. Чи буде формування витрат в розглядуваному випадку правомірним з огляду на існування принципу вичерпання прав на знак для товарів та послуг (за умов дотримання всіх інших вимог податкового законодавства)? Яким чином мають бути структуровані відносини між власником свідоцтва на знак для товарів та послуг та ліцензіатом або дистриб’ютором з метою належного підтвердження витрат? Чи зможе ліцензіат або дистриб’ютор за допомогою митних процедур протидіяти так званому паралельному імпорту товарів, позначених знаком для товарів та послуг, на використання якого такому ліцензіату або дистриб’ютору були надані ексклюзивні права?

Відповіді на ці питання будуть залежати від того, яким чином має визначатись «введення в цивільний оборот», а також від підходу, обраного до застосування принципу вичерпання прав (міжнародного або національного).

Так, повертаючись до наведеного вище прикладу та слідуючи міжнародному підходу до принципу вичерпання прав, можна говорити про те, що права власника свідоцтва на знак для товарів та послуг вичерпались ще на етапі продажу товарів ліцензіату або дистриб’ютору або навіть раніше, якщо до цього право власності на товар вже переходило до інших осіб. Отже, власник свідоцтва на знак для товарів та послуг не може забороняти ліцензіату або дистриб’ютору використовувати знак для товарів та послуг шляхом подальшого продажу таких товарів.

Якщо ж слідувати національному принципу та підходу ЄС до розуміння питання випущення товарів у продаж, то з метою здійснення імпорту товарів на територію України та продажу таких товарів на території України ліцензіат або дистриб’ютор зобов’язаний отримати від власника свідоцтва на знак для товарів та послуг згоду (ліцензію) на здійснення таких дій.

Чому це важливо?

Якщо, слідуючи міжнародному підходу, ліцензіат або дистриб’ютор може вільно продавати товари на території України без отримання відповідної згоди власника свідоцтва, то відсутня необхідність в отриманні прав на використання знака для товарів та послуг та, відповідно, у сплаті ліцензійних платежів за такі права. За такого підходу формування витрат в частині ліцензійних платежів не буде мати належних правових та економічних підстав. За такого підходу також відсутні правові підстави протидіяти паралельному імпорту товарів на територію України.

Якщо ж, виходячи з національного принципу вичерпання прав, необхідність в отриманні ліцензії є, то витрати у вигляді ліцензійних платежів за право імпорту та продажу товарів на території України будуть достатньо обґрунтованими з точки зору податкового обліку. За такого підходу (звісно, за умов надання ліцензіату або дистриб’ютору власником свідоцтва на знак для товарів та послуг відповідного обсягу прав) можна також говорити про наявність підстав перешкоджати паралельному імпорту відповідних товарів.

Прокоментувати